米国ITC訴訟 ~被告になる以外にも道はある~

Fish & Richardson / 株式会社FRONTEO 共催

開催日
  • 09.18
TOKYO

Seminar

2019

             
日時

2019/09/18(水) 14:00 ~ 17:00 (受付開始13:30)

会場

AP品川 9階 会議室 J+K 

定員 80名
受講料 無料
対象 知財、法務、コンプライアンス部門、 国際訴訟ご担当者様 他

タイムテーブル・講演内容

お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。

14:00 ~ 14:30

eディスカバリ 実務対応のご紹介
  株式会社FRONTEO
   リスクコンサルティング部 部長 木村 牧人
       

14:30 ~ 15:30

ITC訴訟:被告になる以外にも道はある
  Fish & Richardson LLP
   Richard A. Sterba (ワシントンD.C.オフィス、プリンシパル)
   Min Woo Park (ワシントンD.C.オフィス、アソシエイト)
       

15:30 ~ 15:45

コーヒーブレイク

15:45 ~ 17:00

IPR訴訟の審理開始決定:ゲートキーパーとしてのPTAB(特許審判部)の役割と、請求人/特許権者が避けるべき間違い
  Fish & Richardson LLP
   Timothy W. Riffe (ワシントンD.C.オフィス、プリンシパル)
   Gwilym J.O. Attwell (デラウェアオフィス、プリンシパル)
 


  • 逐次通訳付き
  • ニューヨーク州・カリフォルニア州のCLE単位の取得が可能です

講演概要

特許侵害品を米国の水際で輸入禁止とする強力な効果のある行政手続の手続元である米国国際貿易委員会(ITC) は、特許侵害の請求先として再び利用されるようになってきましたが、 ITC調査特有の「国内産業の要件」(米国内で一定規模の産業を請求者が持つ必要)があるために、米国以外の企業は、知的財産権を行使する選択肢としてITCを捉えていないことが多くあります。

このセミナーの前半では、Richard Sterba 弁護士と Min Park弁護士が、ITC調査のユニークな側面と請求された際の対処法、請求人(原告)になった場合に、ITC調査を成功させるにはどのような条件を満たす必要があるのか(すでに満たしている企業もあるかもしれません)について、実例を交えて紹介します。

また、大きな動きとして2012年以降、特許の有効性に異議申立すべく、約10,000件のInter Partes Review (IPR)とPost-Grant Review (PGR) の訴状が提出されています。特に米国特許無効申請であるIPRは特許訴訟の原告には脅威で、米国訴訟の在り方に大きな影響を与えています。

セミナー後半では、Tim Riffe弁護士とGwilym Attwell弁護士が、請求人と特許権者に向けた戦略について解説します。IPR手続による特許無効率は以前として高く、特に被告側にとっては大きな武器ですが、実は入口である米国特許商標庁による審理開始が認められるかどうかが大きな分かれ目です。 ここでは、IPR手続を成功に導くにはどのような戦略が必要か詳しく説明します。 例えば被告の側からはどのような申請書を用意すれば審理開始の可能性が高まるか、また、逆に特許権者の側からは審理開始の拒否につなげるにはどのような応答を用意したらよいか、などについて説明します。

最後に、IPRを申請された場合に、特許権者が抗弁できるような特許出願の方法について、実践的な例を示しながら解説していきます。
 
皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。

スピーカー紹介

Fish & Richardson

Fish & Richardson特許法律事務所は、は知的財産法、知財訴訟分野における世界最大級の特許法律事務所です。1878年に設立し、電話、飛行機、電球やラジオといったアメリカの産業化の根幹を成す多くの特許の訴訟を扱ってきました。Fish は140年間以上にわたり、優れたイノベーターに対しサービスを提供し、数えきれないほどのアイディアを保護し、発明を育て、市場に新しいコンセプトが広まるのを促進してきました。今日では、知的財産を重んじる最先端技術の優れたイノベーターの頼りになるIP法律事務所としてサービスの提供を続けています。

  • Richard A. Sterba (ワシントンD.C.オフィス プリンシパル)

    Richard A. Sterba (ワシントンD.C.オフィス プリンシパル)

    Richard A. Sterba氏は、ワシントンD.C.オフィスのプリンシパルを務め、地方裁判所と米国国際貿易委員会(ITC)で複雑な特許訴訟の指揮、管理、審理を行っています。彼はこれまでに、30件近くの関税法 337 条調査に携わっており、その中には10件以上の裁判も含まれています。その豊富なITC裁判経験から、Law360が選出するInternational Trade Rising Starに選ばれ、Legal 500に名前が挙げられるなど、複数の賞を受賞しています。物理学と数学の学位を有するSterba氏は、様々な技術(携帯電話、電気通信、ネットワーク、デジタル信号処理、マイクロプロセッサー、集積回路、ディスプレイデバイス、半導体、メモリ、医療機器など)における機械およびソフトウェア発明に関するケースを取り扱ってきました。また、様々な 技術規格に関する訴訟も扱っており、FRAND条件など、重要な特許訴訟に関連する特殊な問題の取扱い経験も有しています。

  • Min Woo Park (ワシントンD.C.オフィス アソシエイト)

    Min Woo Park (ワシントンD.C.オフィス アソシエイト)

    Min Woo Park氏は、Fish & RichardsonのワシントンD.C.オフィスでアソシエイト弁護士を務めています。 東京大学で博士号を取得した後、Park博士は、日本の検察事務所で特許出願の起草と日本の特許庁からの拒絶通知書への対応などを担当し、特許法のキャリアをスタートさせました。2011年にFishに入所してからは実務の焦点を特許訴訟、特にITCの関税法337条調査に移しました。生化学者ではありますが、Park博士は様々な技術を扱う事案に対応しており、医薬品、医療機器、自動車部品、携帯電話、電気通信、光通信ネットワークなどのケースを取り扱っています。Park博士はこれまで4か国での生活経験があり、英語、日本語と韓国語に堪能です。

  • Timothy W. Riffe (ワシントンD.C.オフィス プリンシパル)

    Timothy W. Riffe (ワシントンD.C.オフィス プリンシパル)

    Timothy W. Riffe氏はFish & RichardsonのワシントンD.C.オフィスで代表を務めています。 彼は地方裁判所及び米国国際貿易委員会(ITC)での複雑な特許訴訟と、米国特許審判委員会(PTAB)前の特許付与後の手続訴訟を重点的に活動しています。Riffe氏は戦略的な特許出願手続・訴訟において依頼人に対し法的助言も行っています。ITCでRiffe氏は首席訴訟者であり、多数の訴訟を勝利に導いてきました。直近では、日本電気株式会社の首席弁護士として訴訟をリードした実績があります。PTABにおいては、幅広い技術分野にわたり、特許権者と請求人の双方について150件以上の訴訟手続きを行ってきました。彼の広範囲にわたる訴訟及び出願手続きの経験と特許付与後の手続きの実務における経験が、知的財産分野内の様々な分野に亘る豊富な知識として集約され、クライアントの代理人としてのサービスの提供を可能にしています。Riffe氏はIAM(Intellectual Asset Management) Patent 1000に選出されるなど、過去4年間で世界有数の特許専門家として多数の賞を受けています。中には、「最高のPTAB弁護士」としてIAMから国際貿易委員会に推薦された、というものもあります。また、ワシントンD.C.エリアで配布されている月刊誌「Washingtonian」でワシントンD.C.の知的財産トップ弁護士の1人に選出されています。

  • Gwilym J.O. Attwell (デラウェアオフィス プリンシパル)

    Gwilym J.O. Attwell (デラウェアオフィス プリンシパル)

    Gwilym Attwell氏は、Fish & Richardsonのデラウェアオフィスの代表を務めており、彼がマネージしているFishの特許出願・訴訟業務は、現地で高い評価を得ています。Attwell氏の専門は、米国及び外国の特許審査、特許意見書関連業務、デュー・ディリジェンス研究で、そのほかにもバイオテクノロジー、医療機器、医薬品の分野で依頼人に法的助言を行っています。また、内部特許ポートフォリオの戦略的開発と収益化、特許プロセス実装とサードパーティーのIPコラボレーションの評価などにおいても、依頼人の支援を行っています。さらに、特許付与後の手続きに関しては、当事者系レビュー(IPR: Inter partes review)と特許付与後異議申し立て(PGR: post-grant review)の他、一般的な特許付与後の特許戦略など、クライアントのサポートを行っています。彼の功績は、2012年以降Intellectual Asset Management(IAM)による「世界をリードする特許実務家」に選ばれていることを含めて、2013年以降は知的財産を管理することによる「IP Star」と称され、LMGLife Scienceからも「Life Science Star」と認められるなど、数多くの称賛を受けています。

株式会社FRONTEO

FRONTEOは、自然言語処理に特化したデータ解析企業です。独自に開発した人工知能(AI)エンジン「KIBIT」と「Concept Encoder」を用いて、情報解析を支援しています。 「データ解析技術の未熟さにより、訴訟に必要な情報が見つからず窮地に立たされる企業を守りたい」という信念のもと2003年に創業して以来、国際訴訟で必要な、証拠となる電子データの保全と調査・分析を行う「eディスカバリ(電子証拠開示)」や、「デジタルフォレンジック調査」というリーガルテック事業をメインに展開してきました。 また、リーガルテック事業で培ったAI技術をもとに、2014年より金融、知財、人事、医療分野へと事業のフィールドを拡大し、膨大な量のテキストデータの中から意味のある重要なデータを検出することで、業務負担を軽減し、業務の効率化を実現しています。

           

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